专利创造性答复：利用“技术偏见”抗辩，在复审中成功挽救一件被驳回的发明专利

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原文链接：另辟蹊径！利用“技术偏见”抗辩，在复审中成功挽救一件被驳回的发明专利

经过两次答复，发明专利申请仍然因为创造性问题被驳回，还有得救吗？

本文通过一个专利复审案件，探讨三步法和技术偏见抗辩在答复创造性审查意见中的运用。

技术偏见抗辩应该怎么运用呢？在什么情况下可以适用技术偏见抗辩？

本文目录

三步法判断创造性的具体步骤

什么是技术偏见？如何判断是否存在技术偏见？

技术偏见抗辩应用的成功案例

技术偏见的适用场合

题外话：关于专利复审周期

与通知书答复相关的文章

专利申请被驳回的原因有很多，无忧专利微信公众号此前的文章总结了专利申请被驳回的几种主要原因：专利申请为什么被驳回？这些原因，你需要了解。

如果专利申请被驳回，请求复审时，针对创造性问题，显然不能采用原来的争辩思路，否则复审委仍然会维持驳回决定。

在专利申请创造性的答复对策中，大部分采用《专利审查指南（2023）》法律法规合集关于创造性判断的三步法答复思路。

三步法判断技术方案的创造性

三步法的具体审查操作具体操作如下：（1）将本发明与最接近的现有技术进行对比，得到区别技术特征；（2）分析该区别技术特征想要解决的技术问题；（3）分析该区别技术特征是否被其他现有技术文件（D2、D3、D4……）公开或是否为公知常识。如果区别技术已经被D2、D3、D4、……公开，则需要进一步判断该区别技术特征在本发明中的作用是否相同。

如果区别技术特征已被公开且作用相同，则现有技术文件就存在将对文件1与其他对比文件结合的启示，则判断权利要求没有创造性。

如果区别技术特征虽然已被公开，但作用不相同，现有技术不存在将对文件1和其他对比文件结合的启示，则权利要求具有创造性。

在本文涉及的案例中，这种三步法争辩策略是失效的。

“技术偏见”抗辩救回一件发明申请

案情介绍

申请日：2021年 03 月 22 日

被驳回的申请之前经过了两次审查，审查员引用了1份中文专利文献，3份英文期刊文章作为对比文件，两次审查意见通知书均涉及创造性问题。

接收到第二次审查意见通知书后，接下来会发生什么？第2次审查意见通知书答复后，授权还是驳回？

经过第二次通知书答复，审查员并未接受申请人提交的答复方案，作出了驳回决定。

申请人认为，这个专利申请对他们来说还是比较重要的，因此虽然目前被驳回，但是还是想抢救一下，打算请求复审。

案件转至无忧专利这里。

经过第一次通知书和第二次通知书的两轮审查，主要的区别和焦点是：本发明的压力范围是否能够通过有限次的实验就能容易地想到或容易获得？

在之前的答复中，审查员认为本发明的方案与对比文件的方案的主要区别是：压力数值范围上有差异，现有技术采用高压（6-8 MPa），本发明却采用了较低压力（0.6 - 0.8 MPa）。

现有技术文献

但是，审查员认为本发明采用的压力范围（0.6-0.8 MPa）是本领域技术人员能够通过有限的实验有限的试验就能够得出的一个数值范围。因为高压对设备要求更高，能耗也更大，本领域技术人员为了规避高压或降低能耗，自然会想到转向使用低压。

这时要怎么答复呢？这时就没法按照一般的创造性答复方式来争辩了。

两个数值范围就在那里，虽然有差别，但怎么证明本领域技术人员不能通过有限的实验来获得本发明的压力范围呢？或者怎么证明本领域技术人员不会想到本发明的压力范围呢？本领域技术人员放着低压不用，反而使用高压？高压能带来技术效果的大幅提升？实际上并没有，一般来说，出于安全和成本的考虑，不会优先考虑高压条件。

显然，在本案中，本发明与现有技术的区别仅在于压力范围，不同压力范围发挥的作用都是相同的，无法通过作用的不同来判断本发明是否具有创造性。

经过重新研究本申请和对比文件1、2、3和4的内容并与申请人沟通做进一步沟通之后，找到了答复的突破点，且根据经验和直觉，认为胜算的把握很大，遂决定复审。

在提交复审请求时，决定采用技术偏见抗辩来克服创造性的驳回意见。

什么是技术偏见？如何判断是否存在技术偏见？

专利审查指南（2023）第二部分第四章第5.2节的定义：

技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。

如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【例如】对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更小，优于光滑表面。该发明克服了技术偏见，具备创造性。

简单来说，技术偏见，就是这个行业或这个技术领域里长期习惯采用的一种方案。在本领域技术人员看来，他们已经形成一种共识或一种默契，当人们想去解决同样或类似的问题时，往往会沿着既有的路径走下去而忽视其他路径的可能。

技术偏见

综合对比文件 1 至对比文件 4 公开的内容，可以认为，在本申请权利要求 1 的化合物A的合成过程中，本技术领域已经形成一种技术上的偏见，即，当采用雷尼镍作为催化剂时，均须采用很高的反应压力（6 ~ 8 MPa）。这种技术上的偏见，会使本领域技术人员形成一种思维惯性，导致他们在采用雷尼镍作为催化剂来制备化合物A时，也会自然而然地将反应压力设置在较高的压力范围内。

然而，本发明在相似的条件下，却采用了0.6-0.8 MPa这样低的压力，克服了现有技术偏见，实现了与现有技术相当的技术效果，因而具有创造性。

通过技术偏见抗辩，复审委合议组认可了本次答复方案，最终作出了撤销原驳回决定的复审决定。

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复审委合议组在复审决定中，指出实审审查员的创造性评价意见不正确，复审委合议组的具体意见如下：

专利创造性答复

专利复审委推翻了实审审查员作出的驳回决定。

专利复审委作出复审决定一段时间后，收到专利局发来的授权办理登记手续通知书。

专利授权通知书

技术偏见抗辩的适用场合

技术偏见抗辩并不是什么场合都可以使用，只有在分析现有技术的基础上，结合本发明公开的内容，才能确认是否具有技术偏见。

具体地，针对某个或某些技术特征，目前检索到的现有技术文件均指向同一技术路径或选择（A路径），而本本发明却选择了相反或并行的路径（B路径），那此时可以考虑现有技术存在技术偏见。如果存在技术偏见，那就可以考虑采用技术偏见抗辩来反驳审查员。

技术偏见抗辩的适用并不限技术领域，因为每个技术领域，都有可能存在一定的技术偏见或路径依赖。当你不走寻常路，另辟蹊径，那你的技术方案也会有专利法意义上的创造性。