美国专利申请策略整理

美国专利申请策略：

专利申请途径：

专利申请的三种途径：

1 普通国家申请：直接递交给美国专利商标局
2 巴黎公约途径：直接向《巴黎公约》成员国，例如，中国国家知识产权局，申请，然后在12个月或者6个月内向美国提出申请
3 PCT途径：专利合作条约：直接向PCT国际专利受理局（例如，国家知识产权局）提交PCT国际专利申请，然后在30个月内办理进入USPTO的申请

PCT途径包括两种方式：
371条例，把提交的汉语翻译成英语提交就可以
111条例，PCT汉语申请为母案，继续提交单独的美国专利申请作为连续案件。

PCT和《巴黎公约》的区别：
在首次申请后，巴黎公约只有12个月的时间完成美国专利递交。但是12个月内中国在先申请没有开始，新技术市场前景不明朗，无法确定是否一定要在美国申请专利。
PCT途径有30个月缓冲器，国内在先申请结束了，还能拿到检索报告和审查意见，得出可专利性的概率，如果还要向其他多个国家申请，采用PCT途径更好。

专利申请的审查和授权机构： USPTO：美国专利商标局。

专利律师和专利代理人都可以进行专利代理，但是专利代理人不可以做任何和法律有关的事情。

提交的申请文件：
申请人信息表，专利申请书面文件，附图，宣誓书或者声明书，应缴纳费用和费用传送表，信息披露声明，核苷酸和氨基酸序列表，受让书，专利申请传送表。
其中，**专利申请书面文件包括：**发明名称，相关申请的对照参考，参考序列表，表格，电脑程序列表的CD附件，背景介绍，发明简要总结，附图简要说明，详细说明，权利要求，摘要。

审查程序和流程：

流程：

提交申请，初步审查，公开，实质审查，授权；

初审：

检查资料是否齐全，内容格式，缴费等情况的检查

公开：

优先权日18个月后公开。可以根据请求，提前公开专利。美国甚至可以根据请求不公开专利。

实质审查：

所有美国专利都要实质审查，中国的实用新型和外观不用实质审查的。而且美国的实质审查是自动进入的，不是申请人提出进入才进入。实质审查步骤也可以在公开步骤之前进行。看来法律真的是有国界的，就像每个地方的风俗民情，各不相同，伊斯兰教忌讳吃猪肉，犹太教也不吃猪肉，但是他们都猛吃牛肉。但是印度教却猛吃猪肉，却对牛尊敬的不行。才导致了印度和巴基斯坦的冲突。

授权：满足条件就发证明

主动修改时机：
在实质审查阶段前三个月可以修改，美国在第一次实质审查通知书下来前都可以进行修改。

限制要求与分案申请：
如果一件申请的权利要求中存在两项以上相互独立或者相互区别的发明时候，审查员发出限制要求通知书，要求把申请限制在一个发明；其他发明可以提出分案申请。

美国限制要求的121条规定和中国31条的单一性规定的区别：
中国会指出审查的权利要求和没有审查的权利要求之间不符合单一性；美国分案申请是提前于新颖性，创造性的审查意见的。

实质审查程序： 我就不画图了，参考网友的。

实质审查通知书的种类：
1 非终审意见通知书：申请人有答复的机会
2 终审意见通知书：申请人答复一次后就有可能收到这种通知书
3 劝告书：申请人回复终审意见通知书后就可能收到这个劝告书。
注意：终审意见通知书不是驳回通知书，一般都是第二次审查意见。

申请人的应对策略：
1 提出再申请
2 提出上诉
3 提出上诉前预审
4 继续提交答复意见

与审查员面谈：
任何一方都可以主动提出面谈，通过电话，视频，或者面谈

提交信息披露声明：
申请人不愿意提交很多对比文件，因为容易导致专利不会被授权，所以中国不提交也无所谓。但是，美国专利细则56条要求申请人有义务提交已经公开技术文献。
如果不披露信息，容易导致以后专利轻易被别人无效掉。在收到第一次审查意见前披露信息免费，之后收费。越早提交越好。

审查标准

专利种类：

####中国：发明，实用新型，外观
美国：发明，外观，植物

美国所有专利都要自动经过实质审查

专利保护期限：

标准保护期限：

发明：自申请日起20年。中国是固定的，美国是可以延长或者缩短的期限

发明人制度与专利所有权：

中国：
发明人和专利能否授权无关，发明人可以不是本人，所以会有领导，同事挂名的现象。
美国：
发明人必须是自然人，申请专利时候还要宣誓，自己是发明人。发明人错误可能导致发明无效。美国专利法中没有职务发明的概念，专利权属于员工，

发明专利保护客体

四个客体： 方法，机器，制品，物质

先发明制和先申请制

中国及其大多数国家都是先申请先得到发明权利。
美国是先发明的有优先权，但是2013年专利法变革后，先发明制和先申请制同时存在。

新颖性

现有技术，抵触申请，例外情形，

创造性

发明和现有技术相比是非显而易见的。美国标准最高

说明书和权利要求书的书写要求

权利要求类似地界，规定了保护的知识产权的边界范围，必须对每个字字斟句酌，

明显型重复专利

美国把多件存在显而易见区别的专利称作明显重复专利

申请专利的费用和加快策略

官费

申请费，检索费，审查费，授权费，

节省费用妙招

美国临时申请
给出草稿表达发明思想就行，费用只有260美金，手续简单，确立较早的优先权日期，可以使用中文提交，在12个月内提交正式申请即可，很多美国人都用这种方法。
小微企业官费减免
美国对于全球人民一视同仁，都可以享受这个政策，中国等其他国家只对本国人开放这个权利。

加速授权策略

实质审查前适用项目

专利高速路PPH

只要全球一个PPH成员国颁发了授权通知书，就可以把结果提交到其他成员国，催促其他国家也颁发证书

track one 优先审查项目

5个月内第一次审查意见，12个月拿到终审意见。适用钱多，事急的客户
提出track one 申请需要的条件：
1 权利要求总数小于30项
2 独立权利要求小于4项
3 track one 请求和申请同时提交

缺点：太贵了，官费4000美金
采用pct申请后就无法采用track one申请了

加速审查项目

让申请人自己进行检索，寻找比对文件，进行可专利性评价。适用对费用敏感的申请日，

加速审查条件
1 提交支持文件等需要客户自己帮助审查员做的事情
2 权利要求不超过20项
3 独立权利要求不超过3项
4 加速请求和申请同时提交
5 能够和审查员会晤

审查过程中适用的加速项目

全面一通会晤程序FFAI：在第一次非终审意见之前，申请人和审查员面谈

条件：
1权利要求不超过20项
2 独立权利要求不超过3项
3 能够和审查员会晤

终审后适用的加速项目

上诉前预审查会议Pre-appeal

收到终审意见，两条路：
修改权利要求，要求继续审查； 2 专利没问题，是审查员不行，去法院告审查员
此会议目的是为了加快上诉程序，由专利局推出的。专利局组织三个审查员重新审查，45天内给出结果。
条件：收到终审后；答复意见不超过5页

终审意见考虑试验项目 AFCP 2.0

申请人不提出RCE,稍微修改权利要求，审查员在4小时内再次审查下看能否通过
条件
1 收到终审后 2 对至少一个独立权利要求范围缩小

专利申请的考虑和建议

申请前考虑

选择商业秘密还是申请专利

商业秘密可以一直偷偷使用，但是如果被其他公司先申请了自己的秘密，本公司就没有权利继续使用。如果申请专利，有人可能偷偷使用专利。
专利可以作为防御和进攻的武器，在美国可以禁止其他公司制造，使用，销售，专利保护的发明。

中美在专利申请种类的差别考虑

美国utility专利类似中国发明专利；外观设计专利两国都有；美国有植物专利，中国没有；美国没有实用新型专利；中国的实用新型只保护产品形状或者结构，不保护方法。

保护对象的差别，风险和机会

自然规律，物理现象，抽象概念等都不属于 保护对象

申请的地点，时间考虑

在美国产生的发明，必须先向美国申请。6个月后才可以向其他国家申请。这里不论国籍，只考虑发明是否在美国进行。

授权后考虑内容

专利申请文件是法律文件，要考虑当下的授权和未来的无效问题。专利即便被授权，也可以被别人告状说专利无效，然后专利又没了。
也会受到美国专利局授权后复审程序的无效声明。
专利权利要求范围要尽可能宽泛，来保护专利产品和方法，但是但是也要有范围递减窄的多项权利要求，能够挡住其他公司的无效挑战。

申请中的法律义务

任何和专利相关的角色都要有诚信的义务，