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RSS订阅原创 关于外国人报考美国专利代理人的基础介绍
好一阵子没有更新了，主要是因为这阵子跑去准备了美国专利代理人考试，因此比较没时间研读案子，最近考过了这个考试后，未来应该又会再重新开始更新一些我认为比较值得关注的判例不过今天我想先聊聊这阵子考美国专利代理人的过程和一些心得，除了也许能帮上一些有志往美国发展的专利人之外，也作为一段努力后的回顾和记录吧以下使用Q&A的方式呈现，让大家方便找到自己感兴趣的主题什么是美国专利代理人考试?美国专利代理人考试的全名为「United States Patent and Trademark..
2020-06-29 13:12:58
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原创 《审查指南》最新修改：无限分案bug修正、限缩公知常识的使用
知识产权局于日前(2019年9月24日) 发布了《专利审查指南》的修改公告[注1]，自2019年11月1日起施行公告之修改内容。这次众多修改中特别引起笔者关注的是，本次修正了单一性无限分案的「bug」，另外还对审查意见中公知常识的使用增加了限制。 来源：知识产权局修正单一性无限分案之bug有关注专利法的朋友可能都知道，在中国申请专利后若欲进行分案，则并不能...
2019-10-14 22:32:39
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原创 从实际案例看收到337调查签发之排除令后的应对策略
美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称ITC）的337调查是各产品制造商最不希望遭遇的事件之一，因为被提起337调查后若被告厂商不幸败诉、ITC很可能会针对被诉产品签发禁止输入美国之排除令，即被诉产品将会失去美国市场的销售机会。然而难道说一但败诉后收到排除令的情况下、被诉产品就只能被挡在美国市场之外吗? 其实...
2019-09-28 11:36:11
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原创 CAFC确认专利许可协议中的「合意管辖条款」可阻挡日后提起的PTAB复审程序
先前曾经在《签了「不可挑战条款」仍被提起PTAB复审? 该试试「合意管辖条款」了》一文中提到，加州北区地方法院于Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中，虽然裁定专利许可协议中的「不可挑战条款 (no-challenge clause)」为不可实施，然而认同了专利许可协议中「合意管辖条款 (forum selection clause)」的效力...
2019-09-28 11:27:04
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原创 透过近期CAFC判例看功能性限定对专利的重大影响
功能性限定，或称为手段功能用语(means-plus-function)，是一种常见的申请专利范围写法，其对于日后保护范围的解释有很大的影响。近期 (2019年8月12日) 美国联邦上诉法院 (CAFC) 于MTD PRODUCTS INC. v. IANCU一案决定中，撤销了先前专利审理暨诉愿委员会 (PTAB) 做出的专利无效裁定，其中翻转的关键就在于主要技术特征是否能判断为功能...
2019-09-15 19:46:19
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原创 没有说明书支持仍想要扩大保护范围? CAFC：具有非重要+可预期特性即可
一般来说，如果没有说明书支持，就不可以对权利要求进行修改。然而，在近期 (2019年7月5日) 的In Re Global IP Holdings一案中，CAFC (美国联邦上诉法院) 撤销了PTAB (专利审理暨诉愿委员会) 决定、认为即使得不到说明书支持，只要欲扩大之特征并非此专利的重要技术特征、同时又具有可预期特性，就可能可以对权利要求进行修改。 案件背景专利权...
2019-08-17 12:11:58
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原创 想以游戏纸娃娃系统专利主张暴雪的暗黑3侵权? 先过暗黑2这关!
游戏中角色装备道具后会改变其外形和能力的系统，一般称之为「游戏纸娃娃系统」，这种非常基本且常见的游戏元素其实原来是有美国专利保护的! 事实上在几年前，专利权人就已经拿这篇专利对包含暗黑破坏神3、魔兽世界、英雄联盟在内知名游戏提起专利侵权诉讼。不过近期(2019年6月21日) 美国联邦上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Ci...
2019-07-28 17:45:15
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原创 仅提供服务而非实际贩卖产品，亦可能触发on sale bar而丧失可专利性
先前在《美国最高法院确定保密或不公开技术细节之销售仍将触发on-sale bar导致丧失可专利性》一文中曾经介绍过、在美国进行产品销售时，有所谓的on sale bar (可专利性之销售阻却) 限制，即从产品销售之日起算，权利人必须于一年内对于该产品牵涉之技术内容申请专利，否则该销售行为可能触发35 U.S.C. § 102中对于新颖性销售阻却的规定而丧失可专利性，无论该销售行为是否公开、或是否揭...
2019-07-28 17:40:39
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原创 外国企业于美国专利诉讼中成功申请转移诉讼地点
于DYNAMIC DATA TECHNOLOGIES v. HTC一案的近期裁定中，美国纽约南区地方法院同意了宏达电(HTC)提出的诉讼地转移动议 (motion to transfer)，其判断根据一共有九项，本案中又以双方当事人的便利性 (Convenience of the Parties) 以及行为发生地点 (The Locus of Operative Facts) 两判断元素对...
2019-07-14 22:38:39
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原创 专利转让合同中的限制条款可能导致受让人无法单独在美提起诉讼
专利权转让时，很常见的在转让合同中会加入一些限制条款，例如受让人须先取得让与人同意才能对某些对象主张侵权、或是必须有让与人同意才能再次转让专利权等，然而在美国司法实践上，这样的限制条款将可能导致受让人无法单独在美提起诉讼。近期的美国联邦上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC)判决中，法官...
2019-06-23 12:16:19
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原创 广告屏蔽案件的中美相关司法实践初探
现代人于生活中已经离不开各种类型的多媒体，而提供多媒体内容的平台会于使用者浏览过程中安插各种广告，这样的模式已经成为此类型平台主要收入来源之一。然而由于这样的广告中断行为会降低使用者的浏览体验，因此近几年也开始出现许多软件或浏览器提供广告屏蔽功能，让使用者于浏览多媒体的过程中不被打断。而对于第三方提供广告屏蔽这样的功能是否为法律所允许，一直是富有争议的议题。本文将根据中美相关案例进行...
2019-06-07 15:19:52
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原创 包含联想、微软、三星在内的七家企业疑似侵犯滑动选择及触摸屏输入专利被提起美国337调查
触摸屏的滑动选择以及虚拟键盘防止误触功能已是现代手机和平板电脑的常见功能，然而近日(2019年5月22日)一间名为Neodron Ltd.的NPE(Non-Practicing Entitie，非专利实施主体)使用原属于Atmel公司的专利对联想、微软、三星、戴尔、惠普、摩托罗拉、亚马逊一共七家知名企业提起USITC 337调查，另外同时也在德克萨斯州西区地方法院对上述企业提起专利侵...
2019-06-01 18:47:56
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原创 从「最高法知识产权法庭直审第一案」谈起先行判决与临时禁令制度的差异
专利诉讼一向是个旷日费时的过程，尤其是牵扯到赔偿额的计算，从计算基准、销售额的认定、相关举证及其效力等等问题，都相当困难且耗时。然而若专利权人希望尽早取得禁令、排除并制止市面上的侵权商品持续造成损害、不让赔偿额的计算拖延最终判决的时程，除了临时禁令之外，另一个选择是提起立即停止侵权行为的先行判决申请。 最高人民法院知识产权法庭于2019年3月27日开庭审理了人称为「...
2019-05-19 19:40:54
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原创 签了「不可挑战条款」仍被提起PTAB复审? 该试试「合意管辖条款」了
- Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案；以及浅谈美国司法实践中对于「不可挑战条款」之效力认定- 「不可挑战条款 (no-challenge clause)」是许多专利许可协议中常见的条款，但事实上它可能没有专利权人预期的好用，至少现阶段专利审理暨诉愿委员会(PTAB)倾向于不因此而拒绝审理Inter Partes Review (IPR)复...
2019-04-21 23:07:23
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原创 美国专利诉讼地之争议：从苹果考虑关闭美国德州东区门市说起
自从TC Heartland一案及随后一系列的管辖权认定结果相继出来后，开始有美国本土企业进行一些业务调整，以避免在不利于专利侵权被告的法院被迫进行专利官司；但另一方面对于外国企业来说、则未能得利于TC Heartland一案的管辖权认定结果，起诉时只要原告选择排除外国企业的美国子公司、即可自由选择起诉法院、而不受注册地或常规的既成营业场所之限制。 根据多家美国媒体...
2019-03-31 09:56:28
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原创 CAFC做出有利于系统请求项专利权人的决定：CENTRAK v. SONITOR TECHNOLOGIES案
在计算机技术日益复杂并强调分工的今日，已经鲜少有创新功能是透过单一组件所完成，通常必须藉由许多不同装置的分工，并透过网络将信息整合后达成最终效果；在申请专利保护时，这样的创新很多是透过系统项 (System Claims) 或方法项 (Method Claims) 来做保护。然而让专利申请人较为头痛的一点是，这种分散实施的专利范围，最终进行权利主张时的难度相当高，很容易因为单一被告并...
2019-03-17 10:13:42
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原创 苹果和亚马逊因疑似侵犯云端同步功能专利而被提起美国337调查
云端同步功能是现代电子产品常见的功能，但若您销售往美国的产品中具备此功能则要特别小心了，因为就在近期(2019年2月28日)，苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、和威瑞森电信(Verizon)，被一间名为Data Scape的NPE(Non-Practicing Entitie，非执业实体)提起了USITC 337调查，使用的就是云端同步功能的专利，另外相关的专利也被用在地方...
2019-03-17 10:06:13
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原创 美国专利申请时常见的PTA影响因素以及近期判例介绍： Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu 案
曾经接触过美国专利申请的朋友应该都曾经听说过专利期限调整(Patent Term Adjustment, PTA)，此制度是为了补偿申请人在申请过程中因为USPTO的不当延迟而短少之专利实施期限。一般而言，申请人无需担心此期限的规则与计算，因为USPTO会于专利核准时自动帮你计算好，但必须注意的是申请人的某些行为可能会构成所谓的「申请人延迟 (applicant delay)」，而导...
2019-03-02 10:34:06
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原创 美国最高法院确定保密或不公开技术细节之销售仍将触发on-sale bar导致丧失可专利性
日前最新的Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc一案判决中，美国最高法院确定了对于负有保密义务第三者的商业销售可能触发on-sale bar (可专利性之销售阻却)， 同时也确定了商业销售不需要具备发明细节仍可触发on-sale bar，以及定调AIA前后对于35 U.S.C. § 102(a) 中「on sale...
2019-02-23 10:46:38
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原创 美国CAFC做出对于手机下拉菜单的可专利性决定、苹果成功无效部份权项
2019年1月25日，美国联邦上诉法院(CAFC)对于应用于手机的下拉菜单功能做出了可专利性的二审决定，维持了美国专利审查与上诉委员会(PTAB)做出的专利部份无效的判决。由于下拉菜单在手机上是很常见的功能，因此相关厂商务必多加注意本案作出的可专利性结论，尤其是未被无效的专利范围。 本案经过涉案专利是US8434020B2以及US8713476B2两件专利，专利名称是「Compu...
2019-02-17 12:08:46
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原创 2019新版35 U.S.C. 101专利适格性审查指南 新增「抽象概念三分类」及「整合至实际应用」判定标准
2019年才刚开始几天，美国专利及商标局(USPTO)就给出了一个新年大贺礼 - 35 U.S.C. 101专利适格性审查指南，这也是大家引颈期盼已久、希望能让抽象概念的认定更为明确的一份指导文件。在此指南中，主要是针对了Alice/Mayo案所确立的适格性测试两步法中的Step 2A进行修订，将其明确拆分为两部份：判断一(Prong One)以及判断二(Prong Two)，其中又...
2019-02-17 12:02:27
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原创 337调查之「普遍排除令」简介及2018年度典型案例探讨
「咦?明明公司产品并没有在美国被告专利侵权，为何因为专利问题在美国海关被挡下来了?」这种看似不可思议的情形、在美国是很可能发生的，尤其是面向一般大众类型的消费性产品。这情况称背后的可能原因是因为该产品被美国海关认定与美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission，以下简称USITC) 337调查中所签发的「普遍排除令（Genera...
2019-02-16 11:43:27
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原创 「上位化」的技术用语需明确说明-美国In re: Downing一案
于撰写权利要求时，将技术用语「上位化」是很常见的做法，好处是可以扩大保护范围，不再被单一实施方式中的细节所限定，然而这样的做法务必要注意在说明书中必须有明确的解释或举例说明，不然反而可能产生不明确问题而导致专利无效。近期(2018年12月7日)美国联邦上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下简称CAFC）于I...
2019-02-16 11:27:40
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原创 CAFC驳回包含「实体技术特征」的游戏专利申请
2018年12月28日，美国联邦上诉法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)驳回了一件关于赌场游戏的专利申请上诉案件，认定即使该专利申请具备非游戏规则或方法的「实体技术特征」，只要该实体技术特征的「高度」不够，就仍不具备美国专利法第 101 条规定的专利适格性。 诉争专利为申请号13/07...
2019-02-10 22:03:35
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原创 从道通诉大疆一案看美国337调查中的国内实业原则
相信对于在知识产权圈工作的伙伴来说，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称USITC）的337调查绝对是大家最不希望碰到的事件，尤其对出口产品到美国的企业而言，被337调查意味着一年内公司产品将有被禁止输入美国的重大风险。然而大家容易忽略的是，337调查除了是个威胁之外，同时也是个可以被各家企业所使用的强大武器。本文...
2019-02-10 21:55:36
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原创 从近期 (2018年11月) 案例看美国临时禁令的判定重点
最近由于高通诉苹果专利侵权一案、又适逢日前(2018年12月12日)发布的《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》，使得「临时禁令(或称为诉前或诉中禁令)」这个专利诉讼中的强大武器于再度成为焦点。同时也因为前述案件和新规定的影响，网上有越来越多分析中国临时禁令或行为保全制度的文章，使得大家能了解中国的相关规定和司法实践重点；不过另一方面，笔者发现网上介绍美国临时...
2019-01-26 14:34:11
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原创 从高通诉苹果的临时禁令看行为保全机制
2018年10月30日，针对高通主张苹果手机专利侵权一案，福建省福州市中级人民法院裁定同意高通对苹果所提出的临时禁令申请。根据此裁定，在最终判决结果出来并且生效之前，苹果公司应立即停止在中国进口、销售和许诺销售未经授权的手机，包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X (不包含由...
2019-01-26 14:27:58
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原创 「预料不到的技术效果」于中美对于进步性认定的探讨
相信大家小时候多少都听说过，电灯 (或钨丝灯泡) 是发明大王爱迪生最伟大的发明之一 ，但其实在爱迪生发明钨丝灯泡之前，就已经存在现有技术说明金属电阻线通电后会发光发热，可以作为照明之用。那么，在这样情况下，如果爱迪生申请专利、主张灯泡使用钨丝作为其灯丝具有一些「预料不到的技术效果」(例如更亮、寿命更长等)，这样是否足以证明此专利申请具备进步性呢?（注：其实发明钨丝灯泡的不是爱迪生本人，最早的是匈牙...
2019-01-26 14:08:36
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原创 微信朋友圈文章可能构成「现有技术公开」而导致专利权丧失
即使限定仅限好友阅览、事先在社群网络上揭露专利申请内容的行为仍可能构成「现有技术公开」而导致专利权丧失 一般而言，专利申请人于申请前自行公开技术内容的行为，适用于所谓「新颖性优惠期」之规定而不会被视为现有技术(Prior art)而丧失可专利性。然而每个国家专利法规不同，例如以美国来说并不限定公开方式、只要于专利申请时完整申报，自行事先揭露技术内容之行为皆能享有新颖性优惠期。但另...
2019-01-26 13:59:57
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原创 无效案先派队友上场摸清对方底细？ PTAB：不可以
如果有两人为同一件美国专利侵权诉讼案的共同被告，那能否先派其中一人去提无效调查，摸清原告主张专利有效的理由后，再由另一人接续提出另个无效调查、对原告的理由进行针对性攻击而提高获胜率呢?？答案是不行的！美国专利商标局（USPTO）专利审理暨诉愿委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB）于日前拒绝了由深圳市银星智慧科技 (以下简称深圳银星) 对iRobot所提出...
2019-01-19 18:29:54
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原创 道通诉大疆337调查之专利分析
2018年8月30日，中国大陆知名无人机公司深圳市大疆创新科技（以下统称大疆）被提起美国国际贸易委员会(ITC) 的337调查，原告深圳市道通智慧（以下简称道通）声称大疆在美贩卖的无人机相关产品侵害其专利权，要求在美禁止进口和销售相关侵权产品。ITC在收到337调查申请后，会于30日内决定是否立案，如果美方一旦裁定大疆有违规行为，大疆所生产之无人机相关产品有可能被禁止进入美国市场。本次为首次针对无...
2019-01-04 18:31:45
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原创 美国专利复审程序中Claim Construction标准变更带来的可能影响
美国专利商标局 (USPTO) 于2018年10月11日正式公告了专利复审程序中Claim Construction (解释申请专利范围) 的标准变更，从原本的BRI标准（Broadest Reasonable Interpretation，最宽广合理解释），变更成Phillips标准 [1]。此次变更将于2018年11月13日正式实施，待正式实施后，PTAB (Patent Trial a...
2019-01-01 13:45:37
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原创 人工智能相关专利分析： 会比其他常见的计算机软硬件领域更难申请吗？
人工智能 (Artificial Intelligence，AI) 作为这几年最热门的技术领域，相关的专利申请亦是急剧的增加，各企业及发明家无不积极抢占专利地盘，期待未来能靠着专利保护在此领域占有一席之地。在开始进行专利布局或申请之前，许多申请人常会提出以下两个问题：第一，人工智能专利有比其他常见的计算机软硬件领域难申请吗？第二，申请人工智能专利有没有需要特别注意的地方？毕竟申请专利所费不菲...
2019-01-01 13:25:31
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