知识产权培训记录

知识产权培训报告

------------------石丹

2014年9月19日

 

目录

1, 知识产权培训内容概述及个人心得体会... 2

2,关于专利的一些基本知识... 3

3,专利与企业发展的关系... 4

4,专利检索的意义及途径... 5

5,专利文书的注意事项(研发人员审核需注意)... 6

5.1 专利申请文件的目标和各种程序要求... 6

5.2 专利文书编制前需要明确的问题... 6

5.3 发明点及技术方案的确认... 7

5.4 关于权利要求书... 7

5.5 说明书与权利要求书的关系... 8

6,专利审查与答复注意事项(研发人员答复需注意)... 8

6.1 关于审查意见通知书... 8

6.2 答复审查意见的工作内容... 9

6.3 答复审查意见的原则与方法... 10

6.4 常见审查意见的答复思路... 11

6.5 答复审查意见中常见问题... 12

 

 

 


 

1, 知识产权培训内容概述及个人心得体会

2014年9月16~17日的知识产权培训是由国家知识产权局专利审查协作四川分中心的一些资深审查员负责授课,四川分中心也是西部地区唯一的一家专利审查单位,目前包括电学、机械、化学和生物医药等专利审查部分。我们公司申请的国内专利应该大部分都会在这个中心完成审查。四川分中心除专利审查职能外,主要还提供公益讲座,企业定制化培训(针对企业所在行业进行专利方面的培训)以及咨询服务(支持企业项目立项,战略决策,竞争对手分析和专利数据分析)等。

本次授课属于公益性讲座,内容主要包括以下八个方面:

1)给天才之火浇上利益之油,叶红学审查员(yehongxue@sipo.gov.cn)主要介绍了专利制度的核心要点,申请专利的核心要件以及企业如何运用专利制度发展自己的一些战略战术。我个人觉得虽然公司现在还很弱小,但对我们应该是有一定借鉴意义的,我会将他提到的一些实例在第2小节进行整理,有一句话我觉得很有启示:未雨绸缪是投资,亡羊补牢成费用!

2)让智慧之花凝成专利之果,这个课时阚泓(kanhong@sipo.gov.cn)审查员主要结合实例一方面讲解了企业如何保护其研发成功,企业间相互竞争的一些战略战术,特别是恒基之殇与苹果之胜,对我们而言,是否也应当将专利布局与企业发展战略结合起来考虑,产品上市,专利先行的道理,我想同样也适用于我们;另一方面也介绍了企业研发过程中如何规避已有专利,如何挖掘专利,以及在撰写专利技术方案时应注意的要点。这里对我们专利文书编写与审核的一个启示是:专利范围过大授权难,稳定性差,易被无效;专利保护范围过窄,则变成授权易,维权难(容易被规避)。

3)大浪淘沙始见金,李乐(lile@sipo.gov.cn)审查员颠覆了我一个关于研究文献方面的认识,他提到世界上超过90%的研发成果见于专利,剩下的才是各种科技文献,而且很多论文都是先有专利后发论文,我个人觉得如果公司有比较中长期的发展战略计划,很多研究成果或可成为我们参与市场竞争的有力武器。专利检索是既简单又复杂的工作,全而准的掌握一些信息对企业发展是很重要的,一些国际大公司利用中国一些公司的疏忽,在对方发展到一定规模时发起侵权攻击,取得巨大利润,商场如战场其实一点都不夸大。

4)专利是如何炼成的,欧阳琦(ouyangqi@sipo.gov.cn)审查员主要讲解了专利文书的准备与编制要点。虽然我们不需要自己的编制权利要求书这样的法律文书,但研发人员有两个职责:一是技术方案的编制,如果研发人员能比较清楚的描述,甚至是提出技术方案中必须技术特征的创造性新颖性将有助于专利对技术的保护;另一方面,研发人员需要负责审核专利文书,在公司目前没有专业的专利工程师即使以后有,研发人员了解一些专利文书的注意事项也会有助于提高专利文书的质量,从而保护公司的利益。

5)专利申请的国家知识产权局之旅,马珊珊(mashanshan@sipo.gov.cn)审查员主要介绍专利审批的各个流程,费用及注意事项,这个部分与研发人员的关系不太大,所以我就不在本报告中进行说明了。

6)如何进行有效沟通,刘薇(liuwei@sipo.gov.cn)审查员讲解了审查中意见答复问题,特别是对审查意见判断,如何答复进行一些讲解,这对我们负责专利相关的研发人员是很重要的,不恰当不合规的答复往往浪费时间又达不到效果。但这次培训因为时间缘故,在答复策略方面主要讲解的是几个常见方面的问题。

 

7)复审、无效程序及侵权判定,这一课时其实张建(zhangjian_1@sipo.gov.cn)审查员讲了很多对公司维权有益的内容,但很多法律上的手段技巧,我很迷茫…..,我基本没有听明白,虽然我知道很有用。但有一个关键点:专利即使成功授权,如果原始权利要求书的独立权利要求里面包含了非必须技术特征很容易被无效,而且中国与美国的法律有一些不同之处,所以专利申请的原始权利要求书非常重要。

8)PCT助力企业走向国际,这个课时我不打算整理,但通过何如(heru@sipo.gov.cn)审查员的讲解,我知道了PCT与巴黎合约的关系,以及PCT的优点和特征。PCT的一些特征为企业决策和走向国际都带来了方便,通过利用PCT的一些规则企业可以灵活掌控申请,公布和实质审查的时机,以利于自己利益的最大化。

2,关于专利的一些基本知识

专利制度的基本框架是用公开换取保护,企业保护自己研发成果可以选择商业机密的形式,但商业机密不具有排它性,而专利则是通过公开换取法律的保护。中国对专利的授权主要是考察三点:创造性,新颖性和实用性,缺一不可,在审查过程中审查员也主要证明或否决这三点特征。专利具有的特性是排它性,地域性,时间性,无形性等方面。专利分类国内分为发明,外观设计和实用新型,专利号:

发明专利:    ZL 20141XXXXXX,实审制,有效期20年

实用新型专利:ZL 20142XXXXXX,初审制,有效期10年

外观设计专利:ZL 20143XXXXXX,初审制,有效期10年

一个生活小常识,购买专利产品时,可检查专利号年份后面的这位数字,如果你买某公司宣传的专利药物,而它的专利号为20143XXXXX,说明它只有壳子是专利。

“免费”的安卓不免费,如下表所示:

收费人

目前达成的数额(售价%)

微软

约3%

诺基亚

约2~3%

爱立信

约3%

小计

8~9%

苹果

目前未定

?其它未浮出的公司

我们通常以为安卓是谷歌开发不收费的操作系统,但其实这一操作系统在开发过程中使用了诸如微软,爱立信,诺基亚和苹果等公司的专利技术,早期安卓市场规模不大的时候,这些背后的公司都默不作声,当安卓市场初具规模后,这些大鳄就纷纷出手,甚至连我们以为垮掉的诺基亚都可以分到一杯羹。由上表可以看到,在苹果还没有确定分成数额的情况下,一部手机8~9%的钱已经进了这三家公司的帐上,而手机制造商通常的利润也就在30%左右。

这个案例至少从一个侧面说明了:在市场经济的游戏规则下,专利是克敌制胜的法宝,是企业的核心竞争力。

法规规定不可申请专利的情况:

1,对违反法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造,不得授予专利权。

2,对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质、对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计,不得授予专利权。

获得专利授权后应当注意专利的有效性,审查员提到一个很滑稽的案例,无锡一家光电公司在IPO已经走到了最后一步的时候,被否决,原因是该公司的部分专利因未缴纳年费而自动失效,这样小的一个事故导致公司整体战略失败,从此一蹶不振。这提醒我们一定要注意每一个细节,我们之前的一些专利已经丧失了申请PCT的机会,一个好的研发成果也由于已发表而不能成为公司专利,其实是挺可惜的。

审查员也建议作为企业应当增强专利意识,包括了解关心和重视专利,管理层的时间投入,把握好产品与专利的关系,对研发人员的奖励和积极开放的心态面对专利诉讼

 

3,专利与企业发展的关系

企业提出专利申请大致有以下4个方面的目的:

1) 创造利润,以高通公司为例,每年专利许可费的收入高达6700000000$

2) 保护研发成果,对于拥有核心技术的公司,借此保护自己。国内豆浆机的龙头九阳在2004年就申请专利保护其一种豆浆机的核心部分设计,包括苏泊尔,飞利浦等多家公司提出了8次无效申请,皆败诉。九阳的取胜之道告诉我们核心专利保护核心权益;对于中小企业至关重要。

3) 市场独占或抢占市场,这一点日本企业是做得尤为突出的。数码相机的最早核心专利技术是柯达拥有的,日本相机公司通过在部件改进,外观设计等方面的外围专利战略,对柯达基础核心专利进行了包围,最终双方达成交叉许可,谁也不起诉谁的协议,这就是抢占市场的成功案例。

4) 提高企业形象,小米科技2010年成立当年只有1件,2011年6月80件,2012年278件,2013年676件,申请专利的步伐与公司的发展策略相配合,可进一步提高其品牌形象。

审查员针对国内的大多数企业现状:缺乏核心技术,建议是在别人的核心技术上寻找切入点进行改造性发明,形成外围专利与核心专利的犬牙交错之形势达到双方各有筹码,从而避免受制于人。

对于拥有核心技术且经济实力比较强的公司而言,可选用进攻式专利战略:

1)              进行侵权分析评估:主要是在项目立项阶段为避免重复研究或日后侵权所进行的评估;

2)              积极申请核心专利:产品上市,专利先行,在核心专利的基础上主动布局外围专利,形成大量的整理储备(潜伏等待市场(例如安卓的故事)或独占市场(例如IBM));

3)              先专利后产品:一个案例是欧洲打火机生产商在欧洲安全标准修改前完成了儿童安全打火机专利申请,导致中国大部分打火机制造商在得知欧洲安全标准修改法案后已来不及申请专利而竞争失败;

4)              向他人出售或许可他人实施专利,以获得资金或利润;

5)              自己实施,垄断市场;

6)              运用专利诉讼,巩固市场地位(IBM就是一个很好的例子,使用专利侵权诉讼,维护自己的一个市场地位)

防御性的专利战略:

1)              主动公开相关技术以使其丧失可专利性(例如期刊公开,申请外围专利公开等),这种战术适用于本企业没有必要取得专利权但若被其它企业抢先取得会损害本公司利益的情景;

2)              监视并排除竞争对手的专利,针对竞争对手的专利缺陷,在审查阶段提出公众意见或在对方被授权后请求宣告对方无效(苹果的惯用手段);

3)              规避现有专利,例如使用替代技术,先用权抗辩,现有技术抗辩或专利无效申请等。

我在培训的过程中,对审查员提到的专利布局相关案例感到是特别惊心动魄,专利无布局,无有效保护会导致企业损失惨重;而专利申请及时,拥有核心技术,价值是黄金万倍。案例1是ASML,ZEISS和尼康之间的故事,这三家公司尼康显然是赢家,因为现在大家都知道它。但在早期ASML拥有光刻机的核心技术,而ZEISS与之合作拥有了光刻机投影系统相关核心技术。尼康作为后来者,同样采用了外围专利战术包围两家公司。由于专利围城,导致产品难行。2001年ASML和ZEISS与尼康开始了拉锯的侵权与反侵权诉讼,最终的结果是达成交叉许可和解,但ASML和ZEISS分别支付给尼康96亿和64亿日元的和解金。日本企业善于利用专利战略进入某一领域并抢占市场。

案例2是中国的恒基伟业,恒基伟业是曾经国内PDA的第一品牌,称雄一时,但是如果横向与苹果进行对比,同一时期苹果的专利是11395件,而恒基伟业只有76件。恒基伟业,就是没有专利申请的完败之例,而苹果则是成功的范例。

申请专利是为了保护技术、市场和产品。关于专利权保护,审查员也提到很重要的一点产品比较容易,举证容易。保护方法和技术则困难重重。因此建议企业在专利布局时应优先考虑产品权保护,然后才是方法权。

专利布局的典型类型:

1) 成果保护型:铺好自己的发展之路

2) 包围拦截型:堵死别人的发展之路,这个日本企业运用最广,多是包围拦截型,最终于其他专利持有人达到交叉许可。手段一般是核心技术改进(技术链的角度),下游产品围堵(产业链的角度)

4,专利检索的意义及途径

专利检索其实是蛮重要的一些工作,虽然我们目前很难做到全而准的分析。首先全球每年发明的成果90-95%都可以在专利文献中检索到,这对于研发立项以及技术路线可行性分析都是很有帮助的。事实上项目立项、概念设计、方案设计和产品上市前的各个环节都应该进行专利信息检索,例如专利挖掘和布局前应该检索同行业的其它专利是否有冲突,国外就有企业专门监视竞争对手的专利技术,在别人核心技术的专利上,申请大量外围专利,围追堵截竞争者。而专利授权审查过程中审查员通过检索来证明发明技术的唯一性。

检索的方法其实觉得没有什么好学的,主要就是是思维逻辑清楚,关键字提取,同义词替换等等这些内容,这里也不多说,主要列出一些免费的专利检索工具:

国家知识产权局网站:

www.pss-system.gov.cn

欧洲专利局—Espacenet

http://worldwide.espacenet.com

美国专利与商标局

www.uspto.gov

日本特许厅

www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

5,专利文书的注意事项(研发人员审核需注意)

课时本身着重是放在了编写专利申请文件,主要是权利要求书的内容,一般作为研发人员只需要根据技术交底书的要求把技术方案写清楚即可。但是这其实有两个方面的问题:一是专利工程师并不是研发人员,有可能不能把握和提炼出技术方案全部有意义的内容,又或者把非必要技术特征写进了独立权利要求;另一方面,对于专利工程师完成的专利文稿,研发人员是负有审核确认责任的,应当清楚专利文书的要求,以利于专利授权后的稳定性。因此本节打算尽量将课程内容进行一个整理以供研发人员参考。

5.1 专利申请文件的目标和各种程序要求

专利申请文件有四个层次的目标:

1)获得专利授权(初级目标)

2)稳定的专利权(中级目标)

3)有效而稳定的专利权(高级目标)

4)控制市场获得利润(终级目标)

专利的稳定强调的是不雷同,权利保护清晰明确,不会被对手无效申请否决掉。稳定性出现问题的原因在于任何专利都是经政府审查后授权的,但是审查的力度和条件有限,有可能使一些实际上不符合专利要求的申请得到授权,这样的专利稳定性就差,而且在制度设计上是通过专利无效请求程序来解决。

专利审查阶段对申请文件的要求重点在权利要求书和说明书两个方面,并参照相关法规进行审核。

专利无效审查阶段对申请文件的要求则主要是两个方面:一,经得起技术同行的质疑;二,权利要求保护范围的层次清晰,层次清晰利于在无效审查中保留部分有效,仅部分被无效掉。

专利侵权诉讼阶段对申请文件的要求主要有:

1) 权利要求保护范围合理

2) 说明书中对权利要求有清楚解释

3) 说明书中包含多种技术方案

4) 容易判断侵权

以上也是我们在审核代理机构所编写的专利文件质量高下的总体目标和原则。

5.2 专利文书编制前需要明确的问题

研发人员通常不需要自己编写专利文书,而只需要编写技术交底书。我们站在专利工程师的角度来看,他们需要什么,也就可以让我们的技术交底书质量更高,更利于保护自己的研发成果。

需要明确的与技术相关的问题(研发人员应协助):

1) 技术领域?现有技术存在的缺陷?本技术方案的出发点是什么?

2) 相关的现有技术文献资料?专业期刊、专利文献?

3) 本发明的技术效果是通过技术方案中哪一部件、结构或方法实现的?

4) 产品的可编辑图片?电路图、流程图?或实验数据?

需要明确的与提交专利申请相关的问题(研发人员提供帮助可提高效率):

1) 本发明有无相关申请;

2) 本发明的内容是否发表过文章,参加过展览,做过会议报告等;

3) 申请专利的目的与用途,例如保护研发成果,宣传企业形象,保证市场独占和创收,不同的目的,专利在编制中侧重点就会不同;

4) 后续如需向国外提出专利申请,则应同时考虑到向国外申请的保护的主题问题(不同国家的法律法规是不同的,保护范畴也有所不同,应提前考虑)

 

5.3 发明点及技术方案的确认

这个部分一般是专利工程师根据研发人员的技术交底书,经过阅读理解和检索现有技术,来确定本技术解决问题的技术手段,即发明点。就我个人与专利代理的接触来看,一般而言,研发人员往往更了解自己的技术创新之处,我的建议是研发人员应当在交底书中尽量呈现技术方案所使用的手段,同时清楚专利的用途来帮助专利工程师完成确认工作。

对于技术方案而言,研发人员提供的交底书通常是一个记录和描述性,一般专利工程师会将技术方案先进行概括再进行分解,概括分解的目的是将技术方案整理为适当的权利要求。一般在专利文书权利要求编写时有一个采用的技巧:

将产品扩展为方法(保护范围扩大化),而方法需要列出产品(具体化以利于维权)

 

5.4 关于权利要求书

权利要求书,我们需要知道它包含独立权利要求和从属权利要求。无论是专利工程师编写,还是研发人员审核时需特别注意发明中非必须技术特征不要成为独立权利要求(否则根据技术方案全部性原则,发明容易被无效掉),检查是否加入了非必须技术特征的方法是分析每一特征在除去后,剩余技术特征是否仍可构成技术方案并解决问题。

权利要求书中保护的主题类型应可被保护,一般的原则都是优先考虑和保证产品权利要求,目的也是为了利于维权。这也就是说,能用产品类权利要求进行保护的,应尽可能写成产品权利要求。非必须技术特征举个例子,人机交互产品的用户是不能当作必须技术特征写入独立权利要求,否则存在法律风险,无法维权。这里审查员用了一个钢笔的例子:

由鹅毛笔到蘸水笔,再到钢笔。假设现有技术鹅毛笔和蘸水笔,无钢笔,那么钢笔提供了一种能够贮存墨水,书写时不需要蘸水的功能。

必要技术特征有:

1) 存放墨水的橡皮贮囊

2) 笔尖

3) 开有墨水流动通道的笔舌

4) 安装笔尖和笔舌的笔杆连接部

5) 上述这些部件之间的结构关系

非必要技术特征有:

1) 挤压橡皮贮囊的弹性挤压部件

2) 笔帽

3) 笔帽上的笔夹

技术问题:钢笔,能够贮存墨水,书写时不需要蘸水。

非必须技术特征和具体的技术特征应有层次的放入从属权利要求中。这就是我们在专利权利要求书中经常所见的,由权利要求(1),…..。

审查员提到一个关键的问题是专利权保护范围与稳定性的平衡问题,保护范围宽的专利授权难,且容易被无效;保护范围窄的专利,授权容易,但竞争对手容易采用一些规避策略,使之维权难。因此专利的申请需要与企业的整体战略结合起来考量。

5.5 说明书与权利要求书的关系

专利申请文件主要由请求书,摘要及摘要附图,权利说明书,说明书及说明书附图构成。其中最重要的是权利要求书和说明书,权利要求书的重点是要求法律保护的范围,而说明书则可在不扩大权利要求的前提下通过实例来进一步解释权利要求书,这在维权时显得很重要。

最后想说,审查员多次强调的问题,专利提交后就不可以随便修改(美国法律允许优先权文书援引扩大部分权利要求,但国内不行)。所有的专利侵权诉讼与无效申请都是基于原始的专利申请文件。

 

 

6,专利审查与答复注意事项(研发人员答复需注意)

对于发明专利授权需要进入到实质审查阶段,这个阶段我们会需要答复审查员的意见。从专利制度的角度来看,审查员在这里其实不是考官,根据鼓励发明创造的原则,他们不是要设置陷阱,而是配合企业共同形成一个有价值保护范围适当稳定性强的发明专利。有效的沟通不仅可以提高授权的几率,而且可以在尽可能维护申请人权益的基础上缩短专利审批时间,所以作为答复审查意见的研发人员有必要了解审查员意见的真实含义和期望的有效答复内容。

6.1 关于审查意见通知书

这里讲的审查意见主要是指发明专利的实质审查阶段,这个阶段的output主要是三种状态:授权、驳回和视撤。如果实质审查未发现驳回理由且无其它缺陷,则该项申请就走向授权阶段;而如果实质审查发现了缺陷,则会给申请人出具审查意见通知书,并规定答复限期。限期内未答复,则视撤;如果申请人完成答复,则审查答复和修改内容是否克服了缺陷(需要注意的是这个过程不得新增和扩大权利要求范围)来决定驳回还是走向授权。

在实质审查过程中,审查员会有三种与申请人交流的方式:会晤、审查意见通知书和电话讨论。其中电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及到的问题;而其它情况均采用意见审查书(1次或多次)。

审查意见通知书包括通知书表格和通知书正文,包括审查的启动信息,审查的文本确定(研发人员拿到通知书需首先确定审查员拿到的审查文本是否为所提交文书,不要因修改版本而发生混乱和误会),申请文件存在的缺陷,审查员所采用的证据和倾向性意见。

审查通知书中对申请文件中所存在的缺陷主要是两大类:实质性缺陷(相关法规上规定可驳回的缺陷)和形式缺陷(其它不符合专利法及实施细则规定的缺陷)。

对于审查意见通知书,我们首先需要判断审查员给出的是下列三种倾向性意见的哪一种情况:

1) 肯定性意见,在审查意见中,审查员绝对不会夸奖专利文书写得好,因为这是没有任何意义的。所谓的肯定性意见,一般是审查员只发现形式缺陷,明显有授权前景的专利申请。这种情况只要按通知书要求对申请文本进行相应修改就可被授权。(没有意见或只有形式缺陷==肯定

2) 否定性意见,申请文书存在细则第53条所规定的可予驳回的缺陷,这种情况下,申请人需要对申请文件作出修改或给出充分陈述意见抗辩,否则该申请就将面临被驳回。否定性意见几种典型的情形:全部主题(法2-2,法22-4,法5和法25),说明书全部主题(法26-3),全部权利要求(法22-2,法22-3)和其它情况。这里需要注意的是:一般给出否定性意见一定是全部否定,如果审查员不能全部否定,就不会给出否定性意见。

3) 不定性意见,介于肯定性和否定性意见之间,这种情况下专利申请是否被授权很大程度取决于申请人的答复意见。不定性意见几种典型的情形:部分发明主题(法2-2,法5和法25),权利要求或说明书(法33),某项或某几项权利要求(法26-4),部分或全部权利要求(法22-2,法22-3),独立权利要求(细则20-2)和其它情况(法31-1)。

一般而言,如果审查意见通知书是肯定性的,那基本上授权就没有什么大的问题了;而否定性意见,除非申请人有足够抗辩的理由,否则就是没有希望了;对于不定性意见,申请人就需要特别注意有理有据详细充分地修改和答复来争取授权。

 

6.2 答复审查意见的工作内容

在收到审查意见书后,申请人主要有三个步骤的工作需要完成:

1)阅读审查意见通知书

申请人首先需要核查审查员所针对的文本是否为提交的最终文本。

通过阅读审查意见通知书明确审查员对该申请的总体倾向性意见是否具有授权前景。主要从三个方面来了解总体倾向性意见:通知书表格、正文内容和正文结尾。

第三对比文件的形式分析,是否构成现有技术、抵触申请?

2)分析审查意见及其引用证据

申请人需要重点理解通知书中指出的实质性缺陷,包括:

1,每个权利要求和说明书的审查意见

2,论述的理由以及用来支持所述理由的证据

3,未评述某从属权利要求的可能暗示(审查员未评述则暗示其认可,可将其保留或提升为独立权利要求)

申请人还应分析该具体意见是否正确,在必要时结合通知书中引用的证据进行分析(因为审查员未必是该行业的资深专家,应当分析其意见的正确性)

3)撰写答复意见

撰写答复意见的总体原则是需要根据审查员三种不同的倾向性意见提供不同的具体答复建议:

1)对于肯定性意见的答复建议

如果通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷或经过修改可直接克服的明显实质性缺陷,不会影响到专利保护范围。审查员的建议是按照通知书的要求作出修改以争取早日授权。

2)对于否定性和不定性意见的答复建议

无外乎于三种答复情况:同意审查意见,部分同意审查意见和不同意审查意见。一般而言,不做修改的直接不同意审查意见往往面临极大的驳回风险。

对于有实质性缺陷的情况,通常做法是:从说明书中挖掘,并补充到权利要求中,同时编写详细充分的陈述意见。切记在中国,不可以新增权利要求(我们声衰减和声速优化被驳回后新增技术方案的做法是不可取的)。在美国,实质性审查阶段可援引优先权文书中的技术点补充到权利要求书中。

另外,审查员也提到,答复中要谨慎地进行限定性解释。虽然限定性解释有助于专利申请通过实质性审查,但同样由于但缩小了保护范围,易被对手规避,导致专利失去应有的价值,这也是申请人在答复中需要特别考量的地方。

6.3 答复审查意见的原则与方法

答复审查意见需要把握以下四个方面的原则:

1)全面答复原则

针对审查意见中所指出的所有缺陷逐一进行答复(不能遗漏任一审查意见)。目的是促进专利审查程序的进行,使专利申请早日获得授权,避免专利申请被驳回。

2)以专利法、实施细则和审查指南为依据原则

依据专利法和实施细则规定的内容进行答复,指出专利申请符合专利法及实施细则有关规定的理由。

审查指南是对专利法及其实施细则的进一步解释,也具有一定的法律效力,也可借助审查指南的解释作为答复的依据。

3)维护申请人利益原则

在答复审查意见时,要充分考虑申请人的利益,在修改申请文件和意见陈述时必须要慎重。既要争取早日授权,又要争取稳定并且尽可能宽的保护范围。

4)禁止反悔原则

禁止反悔原则在我国的意思是:在专利申请、审查、无效过程中,与国家知识产权局专利局和专利复审委员会之间往来文书中所作的承诺、放弃、认可的内容,专利申请人或专利权人在侵权纠纷中不得反悔。

根据这一原则,在答复审查意见通知书时一定要十分慎重,设法争取最宽的保护范围,并且注意在意见陈述时不要作出不必要的限制性解释

关于审查意见的答复方法,首先应认真研究审查意见通知书(对比文件)以及专利申请说明书的内容,对审查意见的正确性进行判断,在此基础上确定答复意见的方式。

对审查意见的正确性进行判断,首先进行事实认定,在事实认定的基础上进行法律适用。

答复意见的方式,包括意见陈述、申请文件修改和提供证据等方面。

针对不同情形的审查意见的答复过程,都是在两步法判断过程的指导下根据各案情形选择适用具体答复方式的过程。

6.4 常见审查意见的答复思路

审查员给出的审查意见,基本都是围绕专利法授权条件和要素在申请文件中的缺陷呈现的,常见涉及的方面有:

1)涉及新颖性的审查意见

2)涉及创造性的审查意见

3)涉及不授权主题的审查意见

4)涉及公开不充分的审查意见

5)涉及不清楚的审查意见

6)涉及不支持的审查意见

7)涉及缺少必要技术特征的审查意见

8)涉及修改超范围的审查意见

9)涉及同样的发明创造的审查意见

10)涉及单一性的审查意见

鉴于课时的缘故,审查员只给出了以上涉及新颖性,涉及创造性,涉及不清楚和涉及修改超范围审查意见的答复思路及案例分析。下面逐一说明:

1) 涉及新颖性的审查意见

首先分析对比文件的形式要件是否满足评述新颖性的要求,判断对比文件是否为现有技术或抵触申请。

在形式要件满足的情况下,确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开,其中,采用单独对比原则。

第三,若该权利要求保护的技术方案未被对比文件公开,则说明权利要求的技术方案具有新颖性。

第四,若该权利要求保护的技术特征被对比文件公开,再判断对比文件公开的特征能否适用于与权利要求的技术方案相同的技术领域,能否解决相同的技术问题,能否获得相同的技术效果。若能,则说明权利要求的技术方案不具有新颖性。

答复方式:

1,意见陈述和修改申请文件。

2,通常还应该适当对该权利要求相对该对比文件具备创造性的理由进行论述。

2)涉及创造性的审查意见

首先分析对比文件的形式要件是否满足评述创造性的要求,判断对比文件是否为现有技术、抵触申请不能用来评判创造性。

如果满足形式要件,将要求保护的权利要求的技术方案作为整体与现有技术整体进行比较,看现有技术在整体上是否存在结合启示;其中,与新颖性的单独对比原则不同,这里采用组合对比的原则,采用三步法进行创造性判断:

第一步,确定与本发明最接近的现有技术。

第二步,找出权利要求技术方案中与最接近现有技术之间的区别特征。

第三步,判断现有技术中是否存在结合启示,即是否显而易见。

第三,如果确定权利要求的技术方案具有突出的实质性特点和显著进步,则该权利要求保护的技术方案具有创造性;否则不具有创造性。

答复方式:意见陈述和修改申请文件。

不具有创造性的典型情形:

1,区别特征为公知常识(一篇对比文件+公知常识)

2,区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段(一篇对比文件两个技术方案的结合)

3,区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在权利要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同(两篇或多篇对比文件的结合)

对公知常识或常用技术手段的处理:

核实审查意见中认定的公知常识或常用技术手段是否确实是本领域的公知常识或常用技术手段。

如果不是,则审查意见中认定的公知常识或常用技术手段恰恰是本发明与现有技术的区别所在,即本发明的改进之处,此时在答复时可不修改权利要求,而是进行详尽的意见陈述,充分说明本发明的技术手段与现有技术和公知技术之间的区别。如果是,只能通过修改权利要求克服。

3)涉及不清楚的审查意见

相关规定是权利要求书应当清楚,一是指每一项权利要求应当清楚;二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

对于每一项权利要求应当清楚,要求权利要求的主题名称清楚,不允许采用模糊不清的主题名称;权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应;每项权利要求所确定的保护范围应当清楚,权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。

这里所说的说明书不清楚的问题,通常是指说明书的形式上不清楚的问题,如,说明书的撰写方式和顺序不符合专利法实施细则第17条所规定的问题。例如,当发明名称为“一种改良的感测放大器”时,应删除“改良的”宣传用语。

答复方式:意见陈述和通常修改。

对于自定义的技术特征,需要在说明书中对该自定义的技术特征进行说明,有时需要将该自定义的技术特征补入权利要求中。

4)涉及修改超范围的审查意见

法33规定申请人可以对专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

审查的方式:对比修改后的内容是否与原始记载的信息一致。

答复方式:意见陈述和修改权利要求。

注意事项:

权利要求是否得到说明书支持并不是判断对权利要求的修改是否超出原始记载范围的标准,将修改后的技术内容与原始说明书和权利要求书记载的技术内容进行比较,以此来判断是否修改超范围。

对于能够确定并没有修改超范围的内容,需要向审查员陈述修改后的内容可以根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定的理由。

6.5 答复审查意见中常见问题

这个课时的最后,审查员给出了实际工作中遇到的一些常见的答复误区和问题,主要包括以下几个方面的问题:

1)意见陈述的内容无理无据

这种情况主要是指对申请文件不做实质性修改,意见陈述无理无据。例如下面的一些情况:

1,申请人认真研读了第一次审查意见,对比文件1和对比文件2的内容,请按相关程序处理(说了等于没说)

2,本发明已经在国际上取得了发明金奖,在国内也获得了科技进步成果奖,可见本发明具备创造性,望审查员早日授权(没有法规说获奖等于创造性,无具体理据)

3,申请人不同意审查员意见,认为权利要求是具有创造性的,请审查员尽快授权(无理据抗辩,没有任何意义)

4,申请人不同意审查员意见,理由参见答复一的陈述意见(敷衍了事)

2)未以权利要求技术方案本身为出发点

1,申请人陈述的区别特征并没有加载在申请文件的原始说明书和权利要求中,或仅在说明书中记载而未体现在权利要求中。

2,申请人避开独立权利要求,直接以从属权利要求2的附加技术特征作为立足点,来争辩全部权利要求的新颖性/创造性。

3,申请人提出的新的技术效果并不能从要求保护的技术方案甚至是从说明书中直接毫无疑义地确定。

3)举证不当

1,负有举证责任时,未举证

2,证据在时间上的有效性(是否为现有技术)

3,证据在形式上的有效性(是否为正规出版物)

4)针对对比文件的争辩误区

1,申请人针对对比文件的缺陷和不足来说明所申请发明的新颖性和创造性(已有发明的缺陷并不能直接说明提出申请的权利要求有新颖性和创造性,应采用组合对比的方式抗辩)。

2,申请人针对对比文件没有或不可实施来说明所申请发明的创造性(一个已有方案实施与否不影响它本身的存在性)。

3,申请人针对对比文件公开的时间久远来说明所申请发明的创造性(现有存在技术,无论经过多少年,它已经公开和存在了)。

5)意见陈述不完整

 

最后,对于审查意见的答复,需要记住的是以下几个关键词:

1, 理由充分

2, 对象明确

3, 举证适当

4, 避免误区

5, 答复全面

6, 态度诚恳

 

 

 

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