签了「不可挑战条款」仍被提起PTAB复审? 该试试「合意管辖条款」了

- Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案；以及浅谈美国司法实践中对于「不可挑战条款」之效力认定-
 

「不可挑战条款 (no-challenge clause)」是许多专利许可协议中常见的条款，但事实上它可能没有专利权人预期的好用，至少现阶段专利审理暨诉愿委员会(PTAB)倾向于不因此而拒绝审理Inter Partes Review (IPR)复审申请。然而专利权人若希望许可出去的专利不遭到被许可人提起PTAB复审，还有另一个可能的选择：「合意管辖条款 (forum selection clause)」。在Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中，专利权人成功的主张了许可协议中的「合意管辖条款」、让加州北区地方法院同意给出临时禁制令(preliminary injunction)，要求被许可人主动撤回对许可专利所提出的IPR复审申请。

 

许多专利许可协议中，专利权人为了保障许可出去的专利日后不遭到被许可人提起无效挑战，经常会加入所谓的「不可挑战条款 (no-challenge clause)」，常见的表述如下：

「被许可人不可直接、间接、或协助第三方对许可专利提出有效性或可实施性挑战」(注一)

一般来说，若被许可的一方正常交付授权金而不发生任何争议的情况下，此条款应该是不会派上用场的。但实务上常见的情况是，被许可的一方发现了无效前案，认为许可专利应当无效而不愿意继续支付权利金；又或者如本文案例一般，认为专利权人没有积极维护专利权，导致被许可人必须支付权利金但其竞争对手却不用，进而发生被许可人不满的状况。当以上状况发生时，常见的结果就是被许可人停止支付授权金，接着专利权人发起诉讼，最终被许可人提起无效的一连串反应，此时专利许可协议中的「不可挑战条款」就准备登场了。

 

单看此条款的字面表述，在协议规范的期间，明显是禁止被许可人对许可之专利提出复审请求的。但事实上这样的条款一直存在很大的争议性。一方面对被许可人来说、是剥夺了其确认专利有效性的权利、导致必须向可能无效之专利持续缴纳权利金；但另一方面对专利权人来说，当初是被许可人自愿放弃这样的权利、专利权人才愿意和解或不提起诉讼的，不该出尔反尔、应受禁止反言原则(equitable estoppel)的限制，也因此这条款存在的合理性及其效力就一直是个富争议性的话题。

 

Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC (2018) 一案经过与法院裁定

 

起初Dodocase将三件VR头戴式设备的美国专利许可给MerchSource。一年后，MerchSource认为专利权人Dodocase并没有积极维护专利权、加上认为许可之专利应为无效专利，因此停止支付权利金。随后专利权人Dodocase提起诉讼、主张MerchSource违反许可协议。不意外的，MerchSource接着在PTAB分别对三件许可专利提起IPR复审，最终Dodocase于法院提出临时强制令的动议 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction)，要求MerchSource撤回IPR复审申请。