对于与现有技术的区别仅在于参数的特定数值范围的权利要求,如果按照审查指南中“三步法”的方式来评判其是否具有“突出的实质性特点”,往往会将问题归结到权利要求中的特定数值范围是否能够“通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验得到”。《专利审查指南》中关于“有限的试验”的规定仅仅是原则性的,并未对具体的判断标准和适用范围进行细化,如此得到的结论也容易成为各方争议的焦点。
根据近年来各级法院的判例,对于与现有技术的区别仅在于参数的特定数值范围的权利要求来讲,是否产生“预料不到的技术效果”已经成为其创造性判断的关键考量因素。该考量是基于《专利审查指南》第二部分第四章第5.3节的相关规定,即权利要求具有创造性的一个特定充分条件:产生了预料不到的技术效果。在逻辑上,当满足该充分条件时,应认为权利要求具有创造性。对于与现有技术的区别仅在于参数的特定数值范围的权利要求来讲,该充分条件有升级为充分必要条件的趋势,即当不满足该条件时,不应认为权利要求具有创造性。
作为近期的一个判例,在北京知识产权法院(2019)京73行初4315号行政判决书中,因涉案专利并未对特定参数数值的技术效果和取值原因进行描述,北京知识产权法院没有支持将相关特征认定为区别技术特征。具体说明如下:
涉案专利的权利要求1包括特征“蚀刻停止层包括Ti,且厚度为栅极厚度的1/4”,该蚀刻停止层用于防止其下方的栅极被过刻蚀。复审委在针对涉案专利的无效决定中指出:“将刻蚀停止层厚度设置为下方需要保护层的1/4