中国公司商标在美国被抢注的对策与防范

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中国公司商标在美国被抢注的对策与防范

China IP News
2010年5月

Foley, Christopher P.

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商标最主要的目的是在消费者心目中树立自己的品牌形象，便于消费者通过商标识别商品来源，以确保所买的产品或服务具有稳定统一的质量保证。为了确定产品的来源，商标必须能用来把自己的产品和别人的产品区别开，防止别人的产品在消费者中产生混淆。比如国产的老字号“茅台”酒，“全聚德”烤鸭店，国外公司的“可口可乐”饮料，“奔驰”汽车。消费者一看到这样的商标，就会立即联系到特定的商品或服务，和与之联系的质量和品质的保证。这样的商标就获得了品牌价值，也就是与商标联系在一起的商业价值。

 一个企业要经过多年的苦心经营，不断维护其产品的质量和信誉，才能慢慢建立良好的商标形象。所以商标所有者必须时刻注意保护商标以及和商标联系在一起的商业价值。如果商标一旦被抢注，被抢注商标的企业在新市场只能放弃原商标另创品牌，或是高价回购，或是通过法律途径撤销被抢注的商标，这些都会增加企业的经营成本，延缓其产品占据新市场的时间，降低市场份额。更重要的是，由于抢注的公司可能把抢注的商标用于同样或相似产品，在消费者中造成混淆，可能会影响真正拥有商标权的公司的商誉。

随着越来越多的中国公司把产品卖到美国，或把服务推行到美国，中国公司商标在美国被抢注的现象越来越多见。那么如何有效的对应和防范商标在美国被抢注呢？ 首先需要了解美国和中国法律体系的不同。

美国商标法与中国商标法的区别

中国商标法实行的是商标注册原则，商标权的取得是依据商标法律制度的规定来申请获取。简单的讲就是，谁先按照商标法的规定申请商标，谁先获得商标权。

与中国商标法不同的是，美国商标法实行的是商标使用原则。美国商标法认为，商标是商业买卖中用来识别货物或服务来源的，其目的在于防止顾客对货物或服务来源的混淆，以保护买方和卖方双方的利益。商标权的获取是基于商业活动的。没有商业买卖，商标就没有存在的意义。因此，商标永远都是与商品货物和买卖联系在一起的。正因为商标的存在意义在于它的使用，美国商标法认为，先使用人应该获得商标权。所以，美国商标的取得是以谁先使用为判断标准的。

在美国，已经使用的商标不注册也可以受到州内的普通法保护。但美国商标法也提供联邦注册保护。只有跨州使用的商标才可以根据美国商标法申请联邦注册保护。比起州内的普通法保护，联邦注册保护的优点有很多。比如，首先，取得联邦注册的商标可以用来抵制以后全美国范围之内的所有后来的善意使用，美国境内的所有人都推定知道联邦注册商标，而不能使用与之相同或相似，能够造成消费者混淆的商标，而普通法只能保护商标被实际使用的地区。第二，联邦商标注册人仅以有联邦注册为由，即可申请联邦法院的管辖权。第三，联邦注册商标注册经过五年以后可以成为不可抗辩的商标，可用以对抗第三方的异议。第四，联邦注册制度允许申请打算使用商标 (intent-to-use)，申请人有最长三年的时间将打算使用商标转化为实际使用商标 (actual use)。

随着日益深入美国市场，中国公司越来越多地卷入到美国商标诉讼中。有鉴于此，中国公司要学习和理解美国法律与中国法律的不同，并运用这些知识来保护自己的权利。中国国际旅行社总社（简称“中国国旅”）在美国的商标维权为我们提供了一个很好的例子。

“中国国旅”如何在美国夺回其商标权

中国国旅是中国最早成立的国际旅行社之一，有50多年的历史，其商标包括“国旅”，“CITS”（中国国旅的英文缩写）及其“地球图标”，在中国是驰名商标。从1991年起，中国国旅成立了美国华亚旅行社，在美国各州展开旅游服务业务。2006年，中国国旅在中国国际旅游交易会中，发现一家来自美国的参展商，其全称为“中国国际旅行社（美国）有限公司”（以下称“美国国旅”）。这家参展商的公司使用中国国旅几乎一样的名字来吸引游客使用其旅游服务从中国到美国去旅游。而且这家参展商分发的各种宣传材料和它的网站页面上都使用了和中国国旅一模一样的“地球”图形和“CITS”商标。

经进一步调查发现，中国国旅发现美国国旅是一个曾经在中国做过旅游行业的个人，这个人在中国做过旅游行业，对中国国旅的商标非常熟悉。他来到美国后在加州注册成立的经营旅游业务的公司，这家公司在2003年在美国注册了中国国旅的“地球”和“CITS”商标。而中国国旅已经在全世界很多国家和地区使用了其“地球”和“CITS”商标，而且其商标在中国已被认定为驰名商标。由于在美国并没有人对美国国旅注册这些商标提出异议，美国国旅在2005年获得了美国商标局授权。

在美国国旅获得了美国商标局授权的三年以后，中国国旅为了夺回自己在美国的商标权，找到了我们。在分析了案情之后，我们建议中国国旅首先向美国商标局提出请求，要求取消美国国旅注册的“地球”和“CITS”商标。

我们指出美国商标法和中国商标法最重要的一点不同是，中国是先申请制，而美国是先使用制。根据美国商标法，谁先使用，而不是谁先申请，谁就拥有商标权。我们有大量的证据证明，中国国旅从1991年就开始在全美各地连续的使用其商标。而美国国旅是2003年才在美国成立，并在商标申请上承认自己最早是从2003年开始在美国使用这个商标。根据美国商标法，因为中国国旅在美国是最早使用这些商标的，而且使用范围涉及全美各州，所以中国国旅有使用在先权。而且，在美国申请商标时，申请人要宣誓说，据申请人所知，该商标从未被别人使用过。而美国国旅的创建人在中国做过旅游行业多年，且CITS商标及地球图案明显和中国国旅已经用了50多年的商标一模一样，他不可能不知道CITS商标及地球商标在他之前就被别人使用过，而且也不可能是他所创造的CITS商标及地球商标碰巧和中国国旅的商标是一模一样的，所以申请人在申请过程中做出虚假的宣誓，根据美国商标法，申请过程中的虚假行为也足以让该商标无效。

我们把提案交到了美国商标局，要求撤销美国国旅的商标。美国国旅在获知我们向美国商标局提出撤销他们注册的商标后，反倒在美国北加州联邦地区法院起诉我方当事人侵犯他们的商标权，声明美国国旅是该商标的注册人和合法使用人，要求禁止中国国旅在美国使用该商标。在和我们的谈判中，美国国旅要挟和中国国旅平分秋色---中国国旅允许美国国旅在中国使用该商标，美国国旅同时也允许中国国旅在美国使用该商标。美国国旅还劝说我方当事人给他们一些钱把这个注册商标买下来。显然美国国旅不了解美国商标法和中国商标法的区别，以为有了注册商标多多少少也能值点钱。但是，根据美国商标法，因为这个商标在注册过程中有弄虚作假的行为，即使我方当事人买下来，也仍然是无效的，我方当事人以后也不能用它来制止第三方的侵权。所以唯一正确的办法就是，撤销掉这个无效的商标，然后中国国旅再重新注册一个合法有效的商标。

在我方强有力的事实证据和法律论据之下，最终美国国旅主动向美国商标局注销了他们的商标。

如何防范中国商标在美国被抢注

必须注意到的是，商标的保护是地域性的，在一个国家的注册商标只是在那一个国家受到保护。如果不及时在国外注册自己的商标，即使在中国已经是驰名商标，仍然很容易在国外被别人抢注。所以防范商标被抢注，要注意以下两点。

第一，要及时注册自己的商标。注册一个商标看似很简单，但还是有很多的学问。虽然有很多咨询公司和事务所都宣称自己可以帮中国公司在美国注册商标，但如果对美国商标法一知半解，就会造成一些申请中途夭折。

第二，要注册有效的商标。在帮助中国公司在美国进行商标注册时，我们还发现很多中国公司对文字或字母商标在美国注册的都是带字体的商标，或是注册带图形设计的商标。其实这样的商标保护范围非常窄。别人只要不用这个字体或这个图形设计，即使每个字都一样，就不侵权。所以我们一般都建议客户先注册不带字体的商标。这样的商标保护范围是最广的。别人只要用了相同的几个文字或字母，无论字体或设计有多么不同，都会侵权。然后再分别把带图形设计的商标另行注册保护。

注册一个商标很便宜，但如果不注意保护自己的商标，自己就不能阻止别人用和自己相似的商标去卖相关的产品或服务，或者别人会抢注商标用来要挟自己，处理起来就非常麻烦，而且会对公司的商业利益和形象产生很大的影响。因此，国内企业拓展海外市场时，要有知识产权战略意识，及时申请和注册有效的商标，同时我们常常建议公司采取监控系统或服务密切关注在公司产品或服务涉及到国家和地区，是否有人申请或注册相同或相似的商标。否则，发现商标被抢注之后再维权，就会处于被动。在美国打这种知识产权官司，费用高，程序也很复杂。一旦中国企业在海外遭遇商标抢注，不用慌，也不要怕，应当积极主动的对待。比如中国国旅在商标被抢注后，应对的非常积极，及时有效的夺回了自己的商标权，很值得其他中国企业的借鉴和学习。

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